判例全文

【事件名】商標“モズライト”侵害事件（２） 【年月日】平成２０年８月２８日 　知財高裁　平成１９年（ネ）第１００９４号　商標権侵害差止等請求控訴事件 　（原審・東京地裁平成１９年（ワ）第５０２２号） 　（口頭弁論終結日　平成２０年７月１０日） 判決 控訴人　株式会社フィルモア 同訴訟代理人弁護士　三山裕三 同　大内倫彦 同　小山哲 同　千葉紘子 同補佐人弁理士　牛木理一 被控訴人　株式会社黒雲製作所 被控訴人　日本電通工業株式会社 上記両名訴訟代理人弁護士　吉澤敬夫 同　牧野知彦 上記両名訴訟代理人弁理士　岡崎信太郎 同　新井全 上記両名補佐人弁理士　近藤実 同　野口和孝 主文 １　本件控訴を棄却する。 ２　控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第１　控訴の趣旨 １　原判決を取り消す。 ２　被控訴人らは、別紙被控訴人標章目録記載の各標章を、エレキギター及びエレキベース等の楽器、トレモロスプリング、弦及びカールコード等の楽器部品、ハードケース、ソフトケース、ストラップ、ピック等の楽器附属品並びにこれらの包装に付してはならない。 ３　被控訴人らは、前項記載の各標章を付した前項記載の楽器、楽器部品及び楽器附属品並びにこれらの包装を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。 ４　被控訴人らは、２項記載の楽器、楽器部品及び楽器附属品に関する商品広告、価格表、又は取引書類に同項記載の各標章を付して展示し、又は頒布してはならない。 ５　被控訴人らは、２項記載の各標章を付した楽器、楽器部品及び楽器附属品並びにこれらに関する包装、商品広告、価格表及び取引書類を廃棄せよ。 第２　事案の概要 １　本件訴訟は、エレキギター等の輸入、製造、販売、修理等を行う１審原告である控訴人が、�@１審被告である被控訴人株式会社黒雲製作所（以下「被控訴人黒雲製作所」という。）は、別紙控訴人商標目録記載の控訴人の登録商標（以下、同目録記載の商標を、その番号に従い「控訴人商標１」などといい、併せて「控訴人商標」という。）と同一又は類似の別紙被控訴人標章目録記載の各標章（以下、同目録記載の標章を、その番号に従い「被控訴人標章１」などといい、併せて「被控訴人標章」という。）を付したエレキギター等を製造販売し、かつ、被控訴人標章を付した商品カタログ等を卸業者及び小売店を通じて配布し、同商品を宣伝広告しており、また、�A１審被告である被控訴人日本電通工業株式会社（以下「被控訴人日本電通工業」という。）は、被控訴人標章を付したエレキギター等を被控訴人黒雲製作所から仕入れて各小売店に販売し、かつ、その商品カタログ等に製造元は被控訴人黒雲製作所、販売元は被控訴人日本電通工業である旨の記載をした上で宣伝広告しており、これらの被控訴人らの行為は、商標法３７条１号（２条３項１号、２号、８号）に該当し、また、被控訴人黒雲製作所が長野県大町市に所在する自社工場で製作したエレキギター等に、米国カリフォルニア州で製作されたことを示す「外周上にギザギザのある黒い丸の中に、白抜きでＭの欧文字を表示した図形（以下「マルＭマーク」という。）」の右に「mosrite」、その下に「of California」との構成の被控訴人標章３（マルＭマークmosrite of California）を付したエレキギター等を譲渡等することは、不正競争防止法２条１項１３号（原産地誤認表示）に該当すると主張して、被控訴人らに対し、被控訴人標章をエレキギター等に付すことの差止め、被控訴人標章を付したエレキギター等の譲渡等の差止め、被控訴人標章を付した広告等の展示頒布の差止め、被控訴人標章を付したエレキギター等の廃棄を求めた事案である。 ２　原審は、�@控訴人商標１ないし３の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効とされるべきものであるから、同法３９条、特許法１０４条の３第１項に基づき、控訴人商標１ないし３に基づく控訴人の権利行使は許されない、�A被控訴人標章３の使用は、不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為に該当するということはできないなどとし、控訴人の請求をすべて棄却した。そこで、控訴人が、本件控訴を提起した。 ３　前提事実（当事者間に争いのない事実又は証拠により容易に認められる事実） (1)　当事者 　控訴人は、控訴人代表者であるＡが個人で営業していた楽器店を引き継ぐ形で、平成１２年４月５日に設立された楽器の輸入、製造、販売、修理等を業とする株式会社である（甲１、１７）。 　被控訴人黒雲製作所は、木工製品の製造販売等を業とする株式会社である（甲３）。 　被控訴人黒雲製作所は、同肩書地において、昭和３９年１０月１６日に設立された有限会社を前身とし、平成１８年９月１５日に有限会社から株式会社に組織変更したものであり、その代表者は、当時から、被控訴人黒雲製作所代表者であった（甲３、４）。 　被控訴人日本電通工業は、電気通信機械器具の製造及び販売等を業とする株式会社である（甲５）。 (2)　控訴人商標 　控訴人は、控訴人商標に係る各商標権を有している（甲６〜８の各１、２）。 (3)　被控訴人標章及びその使用 ア　被控訴人標章１は、控訴人商標３の要部である「mosrite」と同一であり、被控訴人標章３と実質的に同一である。 　被控訴人標章２は、控訴人商標２の要部である「マルＭマークmosrite」と同一であり、同商標と実質的に同一である。 　被控訴人標章３は控訴人商標２と、被控訴人標章４は控訴人商標１と、それぞれ同一である。 イ　被控訴人黒雲製作所は、被控訴人標章２ないし４を、次のものに付した上、これらを製造販売している。 (ア)　エレキギター、エレキベース等の楽器 (イ)　ハードケース (ウ)　上記(ア)及び(イ)の包装等及び保証書 ウ　被控訴人日本電通工業は、楽器等の卸問屋として、主にエレキギター等の楽器を被控訴人黒雲製作所から仕入れた後、小売店に販売していた。 ４　争点 (1)　被控訴人らによる被控訴人標章の使用態様（被控訴人らは、上記３(3)イ記載のもののほかに、被控訴人標章を使用しているか。） (2)　控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効にすべきものか。 (3)　控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項７号に該当し、無効にすべきものか。 (4)　控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項１９号に該当し、無効にすべきものか。 (5)　控訴人商標１の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効にすべきものか。 (6)　控訴人商標１の商標登録は、商標法４条１項７号に該当し、無効にすべきものか。 (7)　控訴人の商標権行使は、権利濫用に該当するか。 (8)　被控訴人標章３の使用は、不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為（原産地誤認表示）に該当するか。 第３　争点に関する当事者の主張 １　争点(1)（被控訴人らによる被控訴人標章の使用態様）について （控訴人の主張） (1)　被控訴人黒雲製作所は、第２の３(3)イ記載のものを含む以下のアないしエのもの（以下「被控訴人商品」という。）に、被控訴人標章を付した上、これらを製造販売し、かつ、被控訴人標章を付した商品カタログ等を卸業者及び小売店を通じて広く配布して、被控訴人商品を宣伝広告している（甲９〜１３）。 ア　エレキギター、エレキベース等の楽器 イ　トレモロスプリング、弦、カールコード等の楽器部品 ウ　ハードケース、ソフトケース、ストラップ、ピック等の楽器附属品 エ　上記アないしウの包装等及び保証書 (2)　被控訴人日本電通工業は、楽器等の卸問屋として、被控訴人黒雲製作所から被控訴人商品を仕入れた後、株式会社谷口楽器（以下「谷口楽器」という。）、新星堂チェーン店（以下「新星堂」という。）、有限会社ウェイブブワンの各小売店に販売し、これら各小売店は、一般需要者に対し、被控訴人標章を付した被控訴人商品を販売している。 　また、被控訴人日本電通工業は、被控訴人カタログ及び保証書に、被控訴人商品の製造元は被控訴人黒雲製作所、販売元は被控訴人日本電通工業である旨記載した上、被控訴人標章を付した被控訴人商品を宣伝広告している。 （被控訴人らの主張） (1)　被控訴人黒雲製作所は、被控訴人標章１を一切使用しておらず、被控訴人標章２ないし４を使用しているのは、前記第２の３(3)イ記載のもののみであり、その余の被控訴人商品に使用していない。 　また、被控訴人黒雲製作所は、被控訴人標章を付した商品カタログ等を現在配布していない。 (2)　被控訴人日本電通工業は、被控訴人黒雲製作所から、主にエレキギター等の楽器を仕入れ、被控訴人標章１を除く被控訴人標章２及び３を付して販売していたが、その余の被控訴人商品（ストラップ等の楽器附属品）は、仕入れも販売もしていなかった。 　また、被控訴人日本電通工業は、被控訴人カタログ等を使用したことはなく、現在、被控訴人商品を小売店に販売していない。被控訴人日本電通工業が被控訴人商品を販売したのは、平成１４年７月ころ（有限会社多田屋に対する販売）が最後であり、甲９の被控訴人商品のカタログは、被控訴人日本電通工業のものでなくシェクターコーポレーション作成のものと思われる。被控訴人日本電通工業は、谷口楽器とは平成１７年以降取引しておらず（甲１０の被控訴人商品のカタログは、平成８年のものである。）、新星堂とは過去３年間取引していない（被控訴人商品の保証書である甲１２は平成１０年１０月１８日のもので、同保証書である甲１３は平成６年６月作成のものである。）。 ２　争点(2)（控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効にすべきものか。）について （被控訴人らの主張） (1)　控訴人商標２及び３は、セミー・モズレー及び同人が１９５２年（昭和２７年）に設立したMOSRITE INC.（以下「モズライト社」という。）の商標で、同人らが製造していたエレキギター等に付されていた商標（�@「マルＭマーク　mosrite of California」、�A「mosrite」及び�B「VIBRAMUTE」〔以下、これらの商標を、その番号に従い「モズライト商標�@」などといい、併せて「モズライト商標」という。〕）のうち、モズライト商標�@及び�Aと同一又は類似するものである（以下、限定なしに「モズライト・ギター」というときは、セミー・モズレー又はモズライト社等のセミー・モズレーが設立した会社が製造したエレキギターをいうものとする。）。 　モズライト商標�@及び�Aは、控訴人商標２及び３の出願時及び登録時において、セミー・モズレー及びモズライト社の周知著名な商標であり、その業務上の信用に基づく顧客吸引力であるグッドウィルは、中古市場に流通しているモズライト・ギターに付された商標にも化体して存在していた。モズライト・ギターは、１９６３年（昭和３８年）から１９６５年（昭和４０年）ころ、日本ではビートルズをしのぐ勢いであった米国のロックバンド「ベンチャーズ」が使用していたため、その人気に伴って名声が上がり、今もなお、「ベンチャーズ」やセミー・モズレーの名とともに紹介されており、さらに、モズライト・ギターでは、１９６３年（昭和３８年）から１９６５年（昭和４０年）の間に製造されたベンチャーズモデル（以下「モズライト・ギターのビンテージ品」という。）が最も人気がある。そして、近年の「ベンチャーズ」は、モズライト・ギターを使用していないものの、上記のように爆発的な人気であったことから、現在も「ベンチャーズ」イコール「モズライト・ギター」という印象を需要者に与えている。「ベンチャーズ」は、現在に至るまで毎年のように来日してコンサートを開いており、これがモズライト商標�@及び�Aのグッドウィルを継続させた要因となっている。 　セミー・モズレーの死後（１９９２年〔平成４年〕８月死亡）、同人が有していた米国登録商標「MOSRITE」（米国１１５５５２０号）を承継し、また、同人によって１９９２年（平成４年）に設立されていたUNIFIED SOUND ASSOCIATION,INC.（以下「ユニファイド社」という。）の事業も承継した同人の妻であったＢは、その後のユニファイド社倒産後も、少なくとも２００２年（平成１４年）まで、米国及び日本国内において、モズライト商標�@及び�Aを使用してモズライト・ギターを販売しており、今後も日本国内にモズライト・ギターを販売する意思を有している。このように、モズライト商標�@及び�Aに化体されたグッドウィルは、日本市場において維持されている。 　モズライト・ギターのビンテージ品のみならず、そのリイシュー（復刻）品並びにモズライト社及びその関係者によるその他のモデルは、現在においても多数中古市場に流通しており、これら中古市場におけるすべての真正なモズライト・ギターに関するグッドウィルを保護し、中古市場における社会的混乱を防止する必要がある。モズライト・ギターのビンテージ品は、その一例として強力なグッドウィルを有するものである。したがって、控訴人が控訴人商標を付して販売するエレキギター等（以下「控訴人商品」という。）も、中古品になったならば、同じ中古市場に流通することになり、中古市場において控訴人商品と真正なモズライト・ギターとが出所の混同を起こすことは目に見えている。 　なお、控訴人は、控訴人商品を「ニューモズライト」又はモズライト・ギターの「リイシュー（復刻）品」と呼ぶ。しかし、復刻品であれば、モズライト・ギターのビンテージ品を製作していた者及びその正当な承継者あるいは使用許諾を受けた者のみが製作できるもので、権原なき第三者が製作できるものではなく、また、リイシュー品との位置付けによる販売こそ、まさに依然としてモズライト商標�@及び�Aのグッドウィルが存続しており、控訴人がそれにただ乗りしようとしていることを示すものである。 (2)　控訴人は、グッドウィルの主体の変更を主張する。しかし、モズライト関連商標を付したモズライト・ギターは、控訴人が販売し始める前から我が国に流通していた。我が国に流通していたモズライト・ギターは大別して２タイプであり、１つは米国のモズライト社及びその関連会社から輸入されるビンテージ品やそのリイシュー品（復刻品）等のモズライト・ギターであり、２つ目はこの米国製モズライト・ギターと区別するようにされ、モズライト・ギターの創始者であるセミー・モズレーからモズライト関連商標を付すことを許諾されたファーストマン楽器製造株式会社（以下「ファーストマン社」という。）のモズライト・ギター（ジャパンタイプ）であった。被控訴人黒雲製作所は、このジャパンタイプの下請に従事していたが、ファーストマン社の倒産後、モズライト関連商標を出願したＣから、黒沢商事株式会社（以下「黒沢商事」という。）を経て、商標登録を受ける権利を購入して商標権者となり、商標権者となった後は、ジャパンタイプのみならず、控訴人のいう意味でのリイシュー品の製造販売を始めた。 　そして、米国製のモズライト・ギターに関する輸入業者は複数あり、セミー・モズレーが最後に創設したユニファイド社が製造したモズライト・ギターについては、控訴人以外にもロッコーマン社や高谷企画が輸入し、これを各小売店に卸していた。 　このように、米国製モズライト・ギターと、控訴人の主張に係る「ニュー・モズライト」であるリイシュー品等を扱う業者は日本国内に複数おり、さらに、ジャパンタイプのモズライト・ギターやリイシュー品を被控訴人黒雲製作所自身も製造販売していたことからすれば、控訴人主張のようなＡの供給に係る「ニュー・モズライト（リイシュー品）」が新たなグッドウィルを創出したということはできない。 　そもそもＡだけが優れたギター製造技術を持っていたわけではなく、米国製モズライト・ギターと、控訴人が主張する「ニュー・モズライト」であるリイシュー品等を扱う業者は日本国内に複数おり、Ａだけが特に優れたリイシュー品を扱い、グッドウィルの蓄積をしたとの主張は全く説得力に欠けるものであるが、仮に、控訴人主張のように、市場において、セミー・モズレーのモズライト商標�@によるグッドウィルと、Ａによるリイシュー品のグッドウィルが併存することになれば、両商品は紛らわしく、混同を生じることは明らかであり、同併存の主張は、商標法４条１項１０号の適否については全く無意味といえる。 (3)　控訴人は、�@ある時期以降、セミー・モズレーが経済的困窮のために、品質劣悪なギター（オールド・モズライト）しか生産できなくなった、�A他方、Ａは、ギター製作に優れた技術を有していたので、セミー・モズレーを助けるとともに、その過程で同人と特別に親密な関係となった、�Bオールド・モズライトの生産終了後に、品質の優れたリイシュー品をＡが供給し、そのため、モズライト商標�@とは別の、新たなグッドウィルを創出することになったとも主張する。 　しかしながら、昭和５８年ころ以降、Ａがセミー・モズレーからギター製造の技術協力の要請を受けたこと、Ａの高い技術力にセミー・モズレーが敬意を表して協力を仰いだこと、その結果、同人とＡが深い盟友関係を構築したことなどという点については、全く立証されておらず、控訴人の勝手な言い分である。昔も今も、Ａ及び控訴人は、ギターの製造設備工場を持っておらず、優れた製造技術を持つはずがない。そして、当時のＡは、米国製モズライト・ギターの日本における販売業者であり、セミー・モズレーに対しては、その商品を買い付けるバイヤーの立場にあり、このことから、Ａがセミー・モズレーのもとを訪れた際に、経済的にも困窮していた同人から、ビジネスチャンスと見て最大限の歓迎を受けたものにすぎなかった。 　そもそも、過去に著名商標権者が存在していたころ、当該商標権について譲渡や事業の承継がされたわけでもないのに、当該商標権者と多少面識があった、あるいは親しかったという他人が現れて、当該商標を無断で使用し始め、やがて当該商標権の登録が消滅した場合に、当該商標の無断使用者である他人がその商標権者となることができるものではない。本件においても、Ａとセミー・モズレーとが、ギター製作の事業に関して、何らかの取決めをしたり、事業の承継があったなどということはなく、控訴人の主張は、控訴人がモズライト商標を自己のものとすることができるか否かという法律問題の観点からすれば、意味がないものである。 　控訴人は、モズライト社の後継であるユニファイド社が倒産したことをよいことに剽窃的に商標を取得したものにすぎない。 (4)　したがって、控訴人商標２及び３は、他人の周知著名な商標であるモズライト商標�@及び�Aと同一又は類似の商標であり、これを同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法４条１項１０号に該当する。 (5)　控訴人は、被控訴人黒雲製作所には商標法４条１項１０号を主張する資格がないと主張する。 　しかし、同号に違反する登録商標の使用が需要者に与える影響を考慮すると、無効主張の主体を限定解釈すべき根拠はなく、同号に無効主張の主体を制限する趣旨の文言がないことからも、被控訴人黒雲製作所の無効の抗弁の主張が許されるのは当然である。 （控訴人の主張） (1)　控訴人商標２及び３は、控訴人商標１の出願時（平成８年１２月３日）より前に、控訴人の商標として周知であったもので、仮にそうでないとしても、控訴人商標２の出願時（平成１０年４月２８日）又は控訴人商標３の出願時（平成１１年１１月３０日）より前に、控訴人の商標として周知であったものであるから、商標法４条１項１０号の「他人の」の要件を充足しない。 　確かに、セミー・モズレーは、「モズライト・ギター」の生みの親といえ、特に「ベンチャーズ・モデル」と呼ばれる、モズライト・ギターのビンテージ品（１９６３年〜'６５年モデル）は、我が国のエレキギターファンには人気の高い製品であったものであり、モズライト商標�@及び�Aは、当初はセミー・モズレーの商標として周知であった。しかし、その後、ベンチャーズはモズライト・ギターを使用しなくなり、セミー・モズレーは１９９２年（平成４年）８月７日に死亡し、その最後の関係会社であるユニファイド社も１９９４年（平成６年）４月に倒産しており、控訴人商標２及び３の出願及び登録当時、これらの各商標は、セミー・モズレー及びその関連会社によって使用されておらず、モズライト商標�@及び�Aが有していた過去のグッドウィル（商標の出所表示機能にいう出所としての商品主体、営業主体の信用）は消滅していた。 　また、１９６６年（昭和４１年）からユニファイド社が倒産した１９９４年（平成６年）までに製作されたモズライト・ギター（オールド・モズライト）は、�@既に生産が終了しており、今日の中古市場においてほとんど流通しておらず、�Aセミー・モズレーの経済的困窮、モズライト社の２回に及ぶ倒産整理等の理由から、リイシュー品と比べて品質が劣悪なことに加え、�BＡは、リイシュー品と明示（打ち消し表示）して販売していたから、オールド・モズライトとＡによるリイシュー品とで混同が生ずることはない。 　被控訴人らは、モズライト・ギターのビンテージ品に付された商標に化体するセミー・モズレーらが使用していたモズライト商標�@及び�Aのグッドウィルが存続していると主張する。しかし、モズライト・ギターのビンテージ品として人気があるのは、上記「ベンチャーズ・モデル」であるものの、それは、我が国の中古市場においてほとんど流通しておらず、まれに我が国の中古市場で取引される場合があるとしても、高価格で、一般需要者が入手することができる商品ではないし、演奏のためというよりはコレクターの骨とう品として取り扱われている。控訴人商品は、セミー・モズレーが創作した独特の品質を有するモズライト・ギターのビンテージ品の製作技術を維持したリイシュー品（復刻品）であり、今日流通している「モズライト・ギターの新製品」が控訴人商品であることは、我が国の需要者も承知しており、ビンテージ品と新製品（控訴人商品）との間で混同が起きることはない。モズライト・ギターのビンテージ品とリイシュー品とでは、商品自体の誕生経緯、我が国における販売市場、商品価格、所有目的（骨とう品的な所有目的と演奏目的）も異なり、それに伴いグッドウィルの主体も明らかに異なるのに、このような区別を看過している点で、原判決は事実を誤認している。 (2)　仮にセミー・モズレーのグッドウィルがモズライト・ギターのリイシュー品につき及ぶとしても、控訴人のグッドウィルもリイシュー品に並存している。 　すなわち、セミー・モズレーは１９９２年（平成４年）８月７日に死亡し、同人の最後の関係会社であったユニファイド社も１９９４年（平成６年）４月に倒産した。Ａは、セミー・モズレーとはギターの製作に関して極めて親密な関係にあり、モズライトの名を冠したギターを長年我が国に輸入して販売していたところ、同人が死亡した以降、モズライト商標のグッドウィルを形成、維持及び深化させるために、モズライト・ギターのビンテージモデルの品質を超える「モズライト・ギター」の名に恥じない品質を備えた真正のモズライト・ギターを相当数製作販売し、故障対応を含めた的確なアフターケアを行い、また、様々なモズライトユーザーとのイベントを企画して、モズライト商標のグッドウィルの維持に腐心してきた。セミー・モズレーが開発し命名した「モズライト・ギター」の正当な承継人は、世界でもＡだけであり、このようなＡの貢献により、モズライト商標のグッドウィルの主体は、セミー・モズレーからＡへと自然に変更されてきたものであって、遅くとも、Ａが控訴人商標１を出願した平成８年１２月３日以前には、既に、セミー・モズレー及び同人の関係会社からＡへ、事実上、モズライト商標のグッドウィルの主体の変更があったといえる。 　そして、控訴人（控訴人設立前のＡ経営による「フィルモア楽器店」を含む。以下同じ。）の宣伝広告やフィルモア商品の雑誌などへの紹介には、常に必ず「フィルモア」の名が明記されるとともに、「リイシュー・モデル」又は「オリジナルの年代のスペックに準じて忠実に作られ」、「ヴィンテージ・モズライトが現代に甦った」、「オリジナルのイメージに忠実な仕上がり」、「モズライト伝説の新たなるスタート」といった表現が明確に記載されているところ、これらの事実は、文脈上、控訴人商品がリイシュー品であることを明示しているから、かえって控訴人によるモズライト商標�@のグッドウィルへのただ乗りでないこと、むしろ、控訴人商標のグッドウィルであることを明示しているといえる。 　原判決は、「原告（判決注：控訴人）は、原告商品（判決注：控訴人商品）をモズライト・ギターの復刻品ないしリイシューと位置づけ、それを宣伝文句として販売しており、原告や原告商品については、セミー・モズレーが製作・販売していたモズライト・ギター（特にビンテージ品）やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告している」（２９頁２０〜２４行）と正しく事実を認定しながら、その評価に際し、正反対の誤った認定をし、控訴人によるモズライト商標�@のグッドウィルへのただ乗りと誤って判断している。また、原判決が、「モズライト商標�@に化体された顧客吸引力は今なお存続しており、原告もそれを利用して原告商品を宣伝・販売しているものと認められる」（３０頁２〜４行）と認定していることも、誤った評価といわざるを得ない。 (3)　被控訴人らは、セミー・モズレーの死後、Ｂがモズライト商標の商標権を有し、同人がモズライト・ギターを製造、販売していたと主張する。しかし、セミー・モズレーの相続人はＢのほかにもいたのであって、同人が商標権を承継したかは不明であるし、同人は、セミー・モズレーの生前何らモズライト・ギターの製造には携わっておらず、同人の死後はユニファイド社の代表者になったものの自己破産して所在不明となったもので、その製造によるというギターも粗悪品であり、しかも、日本に輸出されたのは平成８年（１９９６年）１２月から平成１４（２００２）年５月までの間で１５本とわずかであって、果たして今後モズライト・ギターの製造販売をする意思を有しているか疑わしく、Ｂは、グッドウィルの形成に何ら寄与していないし、モズライト商標�@及び�Aのグッドウィルが同人の製造販売に係るギターに化体しているということもない。 (4)　仮に上記(1)ないし(3)の主張が認められないとしても、商標法４条１項１０号の趣旨によれば、被控訴人黒雲製作所は、同号を主張することができない。すなわち、同号は、登録主義の弊害の是正、つまり「信用を獲得した現実の使用者が先願に基づき登録した者の権利行使により使用の廃止を余儀なくされるなどの事態」を防止することにあるところ、本件において保護されるべき者は、モズライト・ギターの品質維持と信用獲得に多大の貢献をし、信用を獲得した現実の使用者である控訴人ないし控訴人代表者であるＡにほかならないから、信用を獲得した現実の使用者とはいえず、むしろ品質粗悪なモズライト・ギターを製造販売している被控訴人黒雲製作所は、モズライト商標の顧客吸引力を毀損しているのであって、同号を主張することができない。 (5)　仮に上記(1)ないし(4)の主張が認められないとしても、被控訴人黒雲製作所には同号を援用主張するべき法律上の正当な利益はなく、その主張は、権利濫用に該当し、信義則に反するので許されない。すなわち、被控訴人黒雲製作所は、過去に剽窃的な商標出願をし、登録制度の弊害を悪用したものであり、また、もともとセミー・モズレーと関係もなく、むしろセミー・モズレーに忌み嫌われ、今日に至るまで粗悪な製品を製造し続け、控訴人商標２及び３のグッドウィルの形成に何ら寄与しないどころか、逆に毀損している者である。 ３　争点(3)（控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項７号に該当し、無効にすべきものか。）について （被控訴人らの主張） 　控訴人は、セミー・モズレー及びモズライト社の周知著名な商標であるモズライト商標�@及び�Aと同一又は類似の商標である控訴人商標２及び３を、セミー・モズレーやモズライト社ないしユニファイド社の承諾を得ることなく取得した。そもそも、セミー・モズレーは１９９２年（平成４年）に死亡し、ユニファイド社も１９９４年（平成６年）に倒産しており、いずれも控訴人商標２及び３の出願日よりかなり前であるから、控訴人がセミー・モズレーらからその出願について承諾を得ることは不可能であった。当時、被控訴人黒雲製作所が後記のとおりモズライト関連の登録商標（被控訴人標章２と同一のもの）を有しており、控訴人は、この被控訴人黒雲製作所が有していた登録商標について、モズライト商標�@及び�Aに類似するとして商標法４条１項１０号違反を主張していたのであるから、控訴人がモズライト商標�@及び�Aがセミー・モズレーの出所を示すことを認識していたことは明らかである。そして、控訴人自身、セミー・モズレー等の正当な権利者から商標登録について正式な承諾を得ているとは主張していないのみならず、セミー・モズレーの前では被控訴人黒雲製作所も控訴人も同じ立場である旨主張していた。控訴人又はＡは、セミー・モズレーの前では被控訴人黒雲製作所と同じ立場と認識しながら、その一方で控訴人商標２及び３を出願して独占を図っているのであるから、控訴人の出願が極めて不当な動機でされたことは明らかである。加えて、控訴人は、他にも、ギターに関する有名人や有名商標の名声に便乗して不正な利益を得るために多数の商標出願をしており、控訴人商標２及び３もその例外ではない。 　したがって、控訴人が控訴人商標２及び３を取得した行為は、周知著名なモズライト商標�@及び�Aを所有する者に無断で、その著名な名声に便乗して不正な利益を得るために出願をした極めて剽窃的で悪質な行為であり、商標法４条１項７号に該当する。 （控訴人の主張） 　前記２の「控訴人の主張」のとおり、控訴人商標２及び３は、自己の周知商標であり、Ａは、セミー・モズレーの正当な承継者であるから、Ａ及び控訴人が控訴人商標２及び３の商標権を取得したことは商標法４条１項７号に該当しない。 　また、被控訴人らが指摘する他の出願は、本件とは直接の関係がなく、しかも、それぞれにつき、控訴人は、各ミュージシャンとの間で契約や良好な関係を有しているから、同号には該当しない。 　さらに、過去に同号に該当する商標を登録していた被控訴人黒雲製作所は、同号を主張することはできず、被控訴人黒雲製作所が同号を主張することは、権利の濫用ないし信義則違反として許されない。 ４　争点(4)（控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項１９号に該当し、無効にすべきものか。）について （被控訴人らの主張） 　前記３の「被控訴人らの主張」のとおり、控訴人商標２及び３の出願時及び登録時においてモズライト商標�@及び�Aが周知著名であったにもかかわらず、Ａ及び控訴人は、モズライト商標�@及び�Aの正当権原者であったセミー・モズレー及びモズライト社ないしユニファイド社の承諾を得ることなく、モズライト商標�@及び�Aと酷似した控訴人商標２及び３を出願しており、このような出願は他人の名声に便乗して不正な利益を得るためにした出願である。 　したがって、控訴人商標２及び３は、商標法４条１項１９号に違反して登録されたものである。 （控訴人の主張） 　前記３の「控訴人の主張」と同様である。 ５　争点(5)（控訴人商標１の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効にすべきものか。）について （被控訴人らの主張） 　控訴人商標１は、セミー・モズレー及びモズライト社の商標で、モズライト・ギターに付されていた商標（「VIBRAMUTE」〔モズライト商標�B〕）と同一又は類似のものである。モズライト商標�Bは、控訴人商標１の出願時及び登録時において、セミー・モズレー及びモズライト社の周知著名な商標であり、その業務上の信用に基づく顧客吸引力であるグッドウィルは、中古市場に流通しているモズライト・ギターのビンテージ品に付された商標にも化体して現に存在している。 　そして、たとえモズライト商標�Bを含むモズライト・ギターの紹介記事（甲９４、乙１９、３４等）が控訴人商標１の出願後に発行された資料であっても、同資料に記載のような商標の使われ方、モズライト商標�@の周知性獲得過程と併せて考えれば、モズライト商標�Bも、モズライト商標�@とともに、Ａ及び控訴人ではなく、セミー・モズレーのものとして、控訴人商標１の出願前に周知性を獲得しており、現在に至るも周知性を維持していると考えるのが自然である。 　したがって、控訴人商標１は、他人の周知著名な商標であるモズライト商標�Bと同一又は類似の商標であり、その商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法４条１項１０号に該当する。 （控訴人の主張） 　控訴人商標１が、セミー・モズレー又はその会社の商標として周知著名であるとの被控訴人らの主張を否認する。 　控訴人商標１は、その出願時、いまだ周知ではなかったものである（「VIBRAMUTE」について掲載された雑誌である甲９４、乙１９、３４等は、いずれも控訴人商標１の出願後に出版されたもので、控訴人商標１が、その出願時においてセミー・モズレーの商標として周知著名であったことの裏付けにはならない。）。また、セミー・モズレーの死亡と同人の最後の関連会社であるユニファイド社の倒産以降、セミー・モズレー及びその関連会社は、エレキギターもトレモロアームユニット（控訴人商標１が主に使用される商品はエレキギターにおいて震動のために使う「トレモロアームユニット」という部品である。）も製造販売していない。今日では、控訴人商標１は、ギターの商標「mosrite」「マルＭマーク　mosrite of California」とともに、控訴人の販売するエレキギターに使用するトレモロアームユニットの商標として、周知著名となっている。 ６ 争点(6)（控訴人商標１の商標登録は、商標法４条１項７号に該当し、無効にすべきものか。）について （被控訴人らの主張） 　控訴人は、セミー・モズレー及び同人の設立したモズライト社の周知著名な商標であるモズライト商標�Bを知らないはずはないのに、これと酷似した控訴人商標１の商標権を、セミー・モズレーやモズライト社の承諾を得ることなく取得したものである。また、そもそも、控訴人がセミー・モズレーらから承諾を得ることは不可能であったこと、控訴人は、他にも、ギターに関する有名人や有名商標の名声に便乗して不正な利益を得るために多数の出願をしており、控訴人商標１もその例外ではないことは、前記３の「被控訴人らの主張」から明らかである。控訴人の出願は、極めて不当な動機でされたものである。 　したがって、控訴人が控訴人商標１を取得した行為は、周知著名なモズライト商標�Bを所有する者に無断で、その著名な名声に便乗して不正な利益を得るために出願をした極めて剽窃的で悪質な行為であって、商標法４条１項７号に該当する。 （控訴人の主張） 　前記３の「控訴人の主張」において述べたところと同様である。 　控訴人による控訴人商標１の登録は剽窃などではない。 　被控訴人黒雲製作所は、過去、セミー・モズレーやその関連会社からモズライト商標の使用許諾を受けず、無権原でモズライト・ギターを製造していた者であり、そのような被控訴人黒雲製作所が、商標法４条１項７号を主張することは許されない。 ７　争点(7)（控訴人の商標権行使は、権利濫用に該当するか。）について （被控訴人らの主張） 　控訴人商標と実質的に同一であるモズライト商標は、少なくとも音楽業界及びエレキギターに興味を持つ需要者の間で、セミー・モズレー及びモズライト社が製造販売したギターに付される標章として広く認識されるに至っていたものである。また、モズライト商標は、モズライト社からモズライト商標を付した日本製（ジャパンタイプ）ギターを製造販売する許諾を受けていたファーストマン社の努力により、我が国の需要者に広く認識されるに至っていたものでもある。 　したがって、モズライト商標が表示する出所は、アメリカ製（本国タイプ）としての「セミー・モズレー」、「モズライト社」である。そして、被控訴人黒雲製作所は、ファーストマン社の下請として、日本製ギターの製造に従事していた者であり、昭和４４年にファーストマン社が倒産した後、現在に至るまで、モズライト商標を付したギターを製造販売してきた。しかも、被控訴人商品の需要者は、ビンテージ品と被控訴人黒雲製作所製のギターとを区別して認識している。 　これに対し、控訴人は、「マルＭマーク　mosrite of California」の下に「made in USA」と表示した商品カタログを配布し、あたかもモズライト社の真正品のギターであると需要者に誤認されるような態様でギターを販売している。しかも、前記のとおり、控訴人の商標登録は極めて剽窃的である。 　とりわけ、控訴人が控訴人商標を出願した時期は、被控訴人黒雲製作所がモズライト関連の商標を有していた時期であって、控訴人は、当時、被控訴人黒雲製作所が有していた商標に対し、セミー・モズレー及びその設立会社の商標と類似するとして商標法４条１項１０号違反を主張していたばかりか、控訴人商標出願後の時点である、被控訴人黒雲製作所がＡに対して提起した商標権侵害差止等請求事件における平成１２年１２月２６日付けのＡの準備書面において、セミー・モズレーの前では「MOSRITE」の標章や「マルM マークmosrite」の標章の使用については、被控訴人黒雲製作所も控訴人も全く同じ立場であるとか、被控訴人黒雲製作所は、その有するモズライト商標に基づき他人に対して権利行使をするという禁を犯すべきではなかったなどと主張していたのである（乙４０の２７頁）。 　控訴人は、剽窃的行為により取得した商標権を被控訴人らに行使しただけでなく、さらに、被控訴人らの顧客である谷口楽器及びバスウッドの各社に対しても権利行使し、その使用の差止めを要求するだけでなく、それぞれ巨額の金銭の支払を要求している（乙３８の１、２）。 　以上の点を考慮すれば、その販売するギターについてモズライト社の真正品であるかのように出所の誤認を招く販売方法を展開している控訴人が、被控訴人らに対し、極めて剽窃的な行為により取得した控訴人商標に基づき、被控訴人標章の使用を禁止することは権利の濫用に当たり許されない。 （控訴人の主張） 　前記２ないし６の各「控訴人の主張」のとおり、控訴人の商標権取得は何ら剽窃的でなく、その権利行使は権利濫用に該当しない。 ８　争点(8)（被控訴人標章３の使用は、不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為〔原産地誤認表示〕に該当するか。）について （控訴人の主張） (1)　被控訴人標章３は、被控訴人商品が米国カリフォルニア州で製作されたことを表すものである。しかし、被控訴人商品は、長野県大町市所在の被控訴人黒雲製作所の自社工場で製作されたものであるから、被控訴人標章３は、原産地を偽り、需要者に原産地を誤認させる表示である。 　モズライト・ギターは、ベンチャーズ等の演奏活動によって人気を博し、高い周知・著名性を有していたが、日本におけるモズライト・ギターの周知性は、飽くまで楽器そのものとしての質の高さによるものであり、カリフォルニア州以外でも製作していたことまでもが周知となっていたものではない。よほどの専門家は別として、一般需要者は、仮に上級者だとしても、セミー・モズレー及びその関連会社が工場を転々としていたことはもちろんのこと、モズライト・ギターがカリフォルニア州以外でも製作されていたことまでを知るはずがなかった。 　むしろ、日本における取引者や需要者にとっては、全世界にモズライト・ギターの名を有名にした１９６３年ないし'６５年モデル（ビンテージ）の印象が鮮烈であり、これらのビンテージモデルが元々カリフォルニア州で製作されていたこと及びモズライト・ギターに一貫して製作場所を表示する「of」が付されていることから、モズライト・ギターは、カリフォルニア州で製作されているというイメージを当時は有していた。 　このように、日本の需要者にとっては、セミー・モズレーがモズライト・ギターを製作した場所は、飽くまでカリフォルニア州であり、「of California」も「カリフォルニア製」という意味で受容されていた。 (2)　また、セミー・モズレーは、同人がカリフォルニア州ベーカーズフィールドで独自に製作したエレキギターに命名した商標「Ｍマーク　mosrite」に、記念すべき発信基地としての「of California」の表示を付したものであり、同人にとって特別な意味のある表示であるからこそ、同人は、米国のどこで製作しても、モズライト・ギターには一貫して「of California」の表示を付したものであった。 　したがって、この「of California」との表示は、単に商品イメージを表すための表示ではなく、モズライト・ギター自体の発祥地を需要者に強くアピールする重要な意味を有していた。だからこそ、我が国の需要者は、その付記表示のあるモズライト・ギターを見て、これは本物のカリフォルニア製であることを認識したのであり、被控訴人黒雲製作所は、その事実を利用して需要者に商品出所の誤認を与える「of California」の表示を故意に付してきたものであって、多くの無知な需要者は、それにだまされて被控訴人商品を購入しているのが現状である。 　セミー・モズレーとは無関係どころか、同人から「ブラック・スパイダー（黒蜘蛛）」と呼ばれて忌み嫌われていた被控訴人黒雲製作所が、長野県大町市で製作しているギターの標章に「Ｍマーク　mosrite」とともに、「of California」の表示を使用していることに対して、セミー・モズレーが採ったのと同一の論法が通用するものではない。 (3)　したがって、被控訴人らがそれぞれ被控訴人標章３を付した被控訴人商品を譲渡等することは、不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為に当たる。 （被控訴人らの主張） (1)　不正競争防止法２条１項１３号非該当であること ア　控訴人商標も被控訴人標章も、セミー・モズレー又はモズライト社に由来するものである。そして、セミー・モズレー又はモズライト社自身、長年カリフォルニア州以外の場所でモズライト・ギターを製造していたものの、それに【of California】を付した被控訴人標章３と同一の標章を付していた。セミー・モズレーは、上記標章を、製作地を表すために使用しておらず、ウエストコーストの風のような音色を出すモズライト・ギターの商品イメージを表すものとして使用していたものである。したがって、被控訴人標章３をカリフォルニア州で製作されたものを意味するとみるのは取引の実情に合わない。 イ　不正競争防止法２条１項１３号にいう原産地を誤認させるような表示に当たるかどうかを判断するに当たっては、「of California」のみに着目するのではなく、当該表示が付された商標、商品全体を観察し、当該商品の需要者が、当該表示を商品の原産地表示と認識し、真の原産地と異なる地域を原産地と認識するおそれがあるかどうかを検討する必要があるところ、次の(アないし(ウ)の事情によれば、需要者が被控訴人標章３のうちの「of California」につき、被控訴人標章３を付した被控訴人商品の原産地表示と認識することはない。 (ア)　被控訴人標章３は「マルＭマーク　mosrite」と「of California」が必ず一体として使用されるものである。そもそもカリフォルニアがギターの有名な産地であるということはない。むしろ、被控訴人標章３はモズライト・ギターを忠実に再現したものであり、「カリフォルニア製」であることを受け取られるように意図して当該標識を用いたわけではない。しかも、被控訴人らは、被控訴人商品がセミー・モズレーらの製造に係るビンテージ品でないことを需要者に理解してもらえるよう努力していた。 　むしろ、控訴人は、控訴人商標２の下に「made in USA」と表示したエレキギターを販売するなどしており、控訴人こそ不正競争行為を行っている。 (イ)　被控訴人商品の需要者はエレキギターの上級者又はモズライトファンに限られるので、被控訴人標章３を見て、カリフォルニア州で製作されたギターと判断することはない。 (ウ)　被控訴人標章３は、被控訴人商品につき、リイシュー品という昔の商品を完全にコピーして復刻させた品として、「mosrite of California」という商標をそのまま付する必要性があって表示されたものにすぎない。 ウ　よって、被控訴人標章３の使用は、不正競争防止法２条１項１３号に該当しない。 (2)　控訴人の利益侵害の不存在 　仮に被控訴人標章３の使用によって原産地に誤認が生じるとしても、そのことで控訴人の営業上の利益が害されるという関係にはない。仮に控訴人の売上げが減少したとしても、その利益は、控訴人自身の正当な権原に基づいた利益ではなく、不正な行為により得ていた利益であるからである。 第４　当裁判所の判断 １　争点(2)（控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効にすべきものか。）について 　争点(1)（被控訴人らの被控訴人標章の使用態様）について検討する前に、争点(2)等について検討する。 (1)　証拠（以下に掲げるもののほか、甲１７）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ア　モズライト・ギターについて（甲１９、１０１、乙３９、４７） (ア)　セミー・モズレーは、１９５２年（昭和２７年）、米国カリフォルニア州ベーカーズフィールドにおいて、エレキギター（モズライト・ギター）を製造販売するために、モズライト社を設立した。 　モズライト社は、１９５４年ころ以降、その製造したエレキギターに、「マルＭマーク　mosrite of California」の商標（モズライト商標�@）を使用した。 　モズライト社において１９６３年（昭和３８年）から１９６５年（昭和４０年）までの間製造し、米国の人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用したエレキギターが、「ベンチャーズ・モデル」と呼ばれるものであり、モズライト・ギターのビンテージ品として人気を博しているものである(甲８４)。 (イ)　モズライト社は、１９６９年（昭和４４年）２月に倒産し、１９７１年（昭和４６年）にカリフォルニア州において再建されたものの、１９７３年（昭和４８年）に再度倒産した（甲６７）。 　その後、セミー・モズレーは、オクラホマ州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州等において、会社を設立し、モズライト・ギターを製造するなどしていたが（その旨を記載した雑誌記事として甲６７、６８等がある。）、１９９２年（平成４年）４月ころ、米国アーカンソー州ブーンビルにおいて、ユニファイド社を設立し、モズライト・ギターの製造販売を開始した。 　セミー・モズレーは、１９９２年（平成４年）８月７日に死亡し、同人の妻であるＢが、ユニファイド社の代表者に就任した。しかし、ユニファイド社は、その後経営不振に陥り、平成６年（１９９４年）４月に倒産した。 　Ｂは、ユニファイド社の倒産後、自己破産した（甲１６２）。 イ　セミー・モズレーらが有していたモズライト関連商標 (ア)　ベンチャーズの関連会社であるベンチャーズ・モズライト社が、昭和４０年、日本において、「MOSRITE」及び「VENTURE-MOSRITE」の各商標（以下、併せて「ベンチャーズ・モズライト商標」という。）の登録を出願し、昭和４２年３月２０日、その登録を得た。 　このベンチャーズ・モズライト社の設立及びベンチャーズ・モズライト商標の出願登録は、セミー・モズレー及びモズライト社とは無関係にされたものであった。ベンチャーズ・モズライト商標は、昭和５２年３月２０日に存続期間満了により消滅し、昭和５４年９月１０日、その登録が抹消された（甲１９、乙４３）。 (イ)　セミー・モズレーは、日本において、昭和６３年２月２２日、モズライト商標�B（「VIBRAMUTE」）について、商標登録を得たが、同商標は、平成１０年２月２２日、存続期間が満了し、消滅した（甲１９）。 (ウ)　セミー・モズレーは、米国において、１９７９年（昭和５４年）１０月９日、「MOSRITE」商標について商標登録を出願し、１９８１年（昭和５６年）５月２６日、その登録を得た（米国商標登録１１５５５２０号）。この商標権は、同人の死後、Ｂが有していた（乙４５の２、乙８０の１）。 　Ｂは、米国において、１９９５年（平成７年）２月１日、「マルＭマーク」（ただし、「Ｍ」の周りがギザギザのついた白抜きの丸で囲まれ、その周囲をさらに黒塗りの丸が囲んでいるもの）の商標登録を出願し、１９９６年（平成８年）１月９日、その登録を得た（米国商標登録１９４６８２１号）（乙４５の２）。 (エ)　米国カリフォルニア州所在のSugai Musical Instrument,Inc.（以下「スガイ社」という。）は、米国カリフォルニア州において、�@カリフォルニア州及び他所における最初の使用日を１９８３年（昭和５８年）１１月１日、登録日を同月１６日とする「マルＭマーク　mosrite」とその下側に「of California」を付した商標（指定商品：ギター、音楽器具及び音響装置）、�Aカリフォルニア州及び他所における最初の使用日を１９７８年（昭和５３年）、登録日を１９９８年（平成１０年）５月２２日とする「mosrite」との商標（指定商品：エレキ及びアコースティックギター）を登録している（甲７６、７７）。 　スガイ社は、セミー・モズレーや同人に関係するモズライト社、ユニファイド社等とは全く関係がない会社である。 ウ　日本におけるＡ及び控訴人以外の者によるモズライト・ギターの販売等(ア)　日本においては、ベンチャーズが、昭和４０年（１９６５年）の来日公演の際に使用していたモズライト・ギターのビンテージ品の音（ベンチャーズ・サウンド）が、日本のファンに衝撃を与え、ベンチャーズの人気に伴い、ベンチャーズ・サウンドを作ったモズライト社のモズライト・ギターへのあこがれも高まった（甲６５、９７、乙１、９、１０、２０、２３）。そのため、いまだに雑誌においてモズライト・ギターが紹介される場合、ベンチャーズの名が引き合いに出されることが多い（乙１、９、１４、２３、３４、６５、６６）。 　Ａも、控訴人が関与して発行されているモズライトファンクラブの会報（平成１３年５月２０日号）において、「今日まで続くザ・ベンチャーズの人気の一因はモズライトですし、エレキブームをリアルタイムで経験したファンにとってはザ・ベンチャーズ＝モズライト、モズライト＝ザ・ベンチャーズなのです。１９６０年代のセミー・モズレー時代から、ザ・ベンチャーズとモズライトの間には色々な問題があるかとは思いますが、長い間に渡りモズライトを夢見て、そしてモズライト・ザ・ベンチャーズサウンドを愛し続けてきた、日本全国の多くのファンの気持ちを是非理解して頂きたいと思います。」と記載している（甲９９）。 　そして、日本の人気ミュージシャンである加山雄三、寺内タケシ、ブルーコメッツらも、昭和４０年ころから、セミー・モズレーの製造に係るモズライト・ギターを演奏に使用するようになった。 (イ)　日本においては、昭和４０年ころから、モズライト・ギターが輸入販売されるようになった。 　ファーストマン社は、昭和４３年５月、モズライト社から製造許諾を受けて、日本国内でのモズライト・ギター（アベンジャーモデル）の製造販売を開始した。ファーストマン社製のモズライト・ギターには、「マルＭマーク　mosrite」商標が付されていた（甲６４、１００、乙１５、２８、３７の１、乙７２）。 (ウ)　被控訴人黒雲製作所は,ファーストマン社の下請として、ファーストマン社が製造販売していたモズライト・ギターの木部の製造を担当していたが、昭和４４年７月、ファーストマン社が倒産した（甲６４、乙９３）。 　被控訴人黒雲製作所は、在庫の販売を続け、その後独自に、モズライト・ギターの製造販売を開始し、その製造に係るエレキギターに被控訴人標章２を付し、また、その後、その製造に係るエレキギターに被控訴人標章３を付すようになった（甲９〜１１、乙９３）。 (エ)　Ｄが経営する高谷企画（現在の株式会社高谷プランニング）は、平成元年ころからセミー・モズレーが経営する会社からモズライト・ギターを輸入販売するようになった（乙４９）。 　平成３年５月には、高谷企画の製作企画によって、１９６０年（昭和３５年）から１９６８年（昭和４３年）３月までベンチャーズのメンバーとしてベンチャーズの大ヒットにかかわったＥとセミー・モズレーのジョイントライブが東京で開催され、往年のベンチャーズファン、モズライト・ギターファンに歓迎された(乙３３、４９)。来日に当たって、セミー・モズレーは、「Ｄが毎日ＴＥＬとＦＡＸでうるさく指示するので、ニューレプリカも何か所か改良し、完全な復刻版を出すので、ノーキーモデルをはじめベンチャーズモデル６３、６５年もよろしく！」と述べ、この当時、セミー・モズレーは、Ｄから助言を受けながら、高谷企画を通しての日本向けのモズライト・ギターの復刻版の輸出販売を計画していた（乙３３、４９）。 　高谷企画は、セミー・モズレーの死後も、ユニファイド社に対して加山雄三モデルのモズライト・ギター製造の企画を持ち込み、ユニファイド社で製作された同モデルを輸入販売するなどし、また、平成６年のユニファイド社倒産後も平成１４年まで、Ｂが関係する製造元からモズライト・ギターを輸入販売した（乙４９、５０、７７の１〜４）。 (オ)　阪神地方において店舗展開する楽器販売店ワルツ堂は、セミー・モズレーの死後、ユニファイド社製のモズライト・ギターを、日本における販売代理店であるロッコーマン社を通じて輸入販売しており、ユニファイド社の倒産後、平成１０年ころまで、Ｂが製造していたモズライト・ギターも輸入販売していた（乙７６）。 エ　被控訴人黒雲製作所が被控訴人標章２について商標登録を有していたこと 　被控訴人標章２は、Ｃが昭和４７年６月２２日に商標登録を出願していたもので、被控訴人黒雲製作所は、Ｃからその出願に係る権利を譲り受けた黒沢商事から同権利の買取りを請求され、これを買い取った。上記商標に類似する先登録の商標として、ベンチャーズ・モズライト商標があったものの、これらが前記のとおり、期間満了により消滅したことから、被控訴人標章２については、昭和５５年５月３０日、商標登録がされた（甲２０、２１）。しかし、被控訴人標章２の商標登録については、控訴人から登録無効審判請求がされ、審決取消訴訟を経て、平成１５年５月３０日、その指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」についての登録を無効とする審決が確定した（甲２３〜２５）。 　同訴訟における東京高裁平成１４年（行ケ）第２８３号事件の同年１１月２８日言渡しの確定判決（甲２４）は、被控訴人標章２がモズライト商標�@に類似していることを前提に、(ア)セミー・モズレーは、１９５３年（昭和２８年）ころから、米国において、エレキギターの製造を始め、その後、モズライト社を成立して、モズライト商標�@が付されたエレキギターの製造販売をするようになったこと、(イ)我が国において、モズライト商標�@が付されたモズライト・ギターは、昭和４０年ころから、輸入販売されるようになったこと、(ウ)人気ロックグループであるザ・ベンチャーズが昭和４０年に来日してモズライト・ギターを使用したこと、(エ)そのころ、寺内タケシ、加山雄三といった、我が国の人気ミュージシャンも、モズライト・ギターを演奏に使用したことなどから、遅くとも、被控訴人標章２の出願時には、モズライト商標�@は、モズライト・ギターの標章として、我が国の取引者需要者の間でよく知られるようになっていたこと、(オ)その後、モズライト・ギターは、モズライト社が倒産するなどしたため、製造が一時中断されることはあったものの、セミー・モズレーによって、同人が死亡する１９９２年（平成４年）ころまで、継続的に製造され、我が国にも輸出販売されていたこと、(カ)その後も、最近（平成１４年１０月１７日の口頭弁論終結日の時点からみての最近）に至るまで、加山雄三や寺内タケシは、モズライト・ギターを使用して演奏活動を続けていること、(キ)我が国には、平成１４年１０月１７日の口頭弁論終結時においても、モズライト・ギターの愛好者が多数存在し、モズライト・ギターの中古品は、市場において高い価格で取引されていることを認定し、被控訴人標章２の出願時、モズライト商標�@は、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター（モズライト・ギター）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されており、そのことは被控訴人標章２の登録査定時においても変わらなかったものということができる、と認定判断し、被控訴人標章２は、上記指定商品につき商標法４条１項１０号に該当するなどとして同旨の審決を是認している。 　なお、同訴訟において、控訴人は、(ア)モズライト商標�@は、被控訴人標章２の出願時及び登録時には、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター（モズライト・ギター）を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた、(イ)控訴人が、モズライト商標�@と同一態様の控訴人商標２を出願したのは、被控訴人標章２との対抗を考え、被控訴人黒雲製作所に圧力をかけるとともに、被控訴人標章２との類似性を確認しておきたかったからであり、控訴人は、同訴訟に係る審決が確定すれば、直ちに控訴人商標２の出願を取り下げる手続を執る用意をしていると主張していた（甲２４）。 オ　Ａによるモズライト・ギターの販売開始等 (ア)　Ａは、高校生のころからエレキギターに興味を抱くようになり、その演奏を行っていたが、昭和４０年のベンチャーズの来日公演の際、ベンチャーズが使用していたモズライト・ギターの音に衝撃を受け、モズライト・ギターへのあこがれを抱くようになった（甲４５）。 　Ａは、昭和５１年５月、東京都三鷹市内に控訴人の前身である個人商店の「フィルモア楽器店」を開店し、楽器のレンタルから始めて、中古楽器の販売を経るなどした上、米国から輸入されたモズライト・ギターを国内の他の店舗から購入するなどした上での販売を行うようになった（甲４５）。 　Ａは、楽器店経営の傍ら、愛好家としてモズライト・ギターの収集も行い、他のモズライト・ギターの愛好家とモズライト・ギターを持ち寄って演奏を楽しみ、昭和５５年には店舗移転を期に、店舗内に、それまでに収集したモズライト・ギターのコレクションを展示するスペースを設け、次第に、全国のモズライト・ギターの愛好家から、モズライト・ギターの収集家として知られるようになった。 (イ)　Ａは、昭和５６年ころから、モズライト・ギターを買い付けるために渡米するようになり、テキサス州で開催されたビンテージギターショーで、セミー・モズレーと初めて会った。 　セミー・モズレーは、昭和５８年に来日したが、既に、愛好者の中ではモズライト・ギターの収集家として有名であったＡが経営するフィルモア楽器店に来店した。また、セミー・モズレーは、昭和６０年４月にも、妻のＢとともにフィルモア楽器店を再訪した。 (ウ)　Ａは、１９９２年（平成４年）５月,渡米してアーカンソー州のセミー・モズレーの経営するユニファイド社を訪ね、ユニファイド社との間で、Ａの希望する仕様を取り入れたモズライト・ギター４０周年記念モデルの製造を依頼する契約を締結し、同ギターが約４０本製作されることになった。これに基づき、ユニファイド社において同４０周年記念モデルが製造され、同モデルには「マルＭマーク　mosrite of California」との標章が付された。Ａは、この４０周年記念モデルのほかにも、ユニファイド社が製造したモズライト・ギターを日本に輸入し、販売した（甲６９、８０、８１、１３１、１５５〜１５７）。 　セミー・モズレーが同年８月７日に死亡した後も、ユニファイド社によってモズライト・ギター４０周年記念モデル等のモズライト・ギターの製造が続けられたが、ユニファイド社は１９９４年（平成６年）に倒産し、ユニファイド社からＡへのモズライト・ギター４０周年記念モデルの製造引渡しも中断したままで終了した。 (エ)　Ａは、セミー・モズレーやその設立した会社からモズライト商標についてその譲渡や使用許諾を受けたことはなかったが、モズライト・ギターのビンテージ品を再現したエレキギターの製造販売を続けたいと考えるとともに、モズライト・ギターについて深い知識を有すると自負するＡ自身でその製造販売を続けるのが最も適任であると考えたことから、平成８年（１９９６年）、上記のとおりセミー・モズレーやその設立した会社とは全く関係なく当時米国カリフォルニア州において「mosrite of California」商標を登録していたスガイ社に依頼し、エレキギターを製造させることとした。Ａは同年１１月以降、その後にＡの営業を引き継いだ控訴人は平成１２年の控訴人設立時以降、スガイ社の製造に係るエレキギターを日本に輸入して販売している。スガイ社製のエレキギター（控訴人商品）には、控訴人商標２（「マルＭマーク　mosrite of California」）が付されている（甲２、７６〜７８）。 　また、控訴人は、平成１２年ころ以降、静岡県浜松市所在の東海楽器製造株式会社に、セミー・モズレーやその関係会社製造のモズライト・ギター類似のギターを製造させ、これに「Ｍマーク　mosrite of Classics」の標章を付して販売するようになった（甲２、９７）。 カ　控訴人による商標登録出願等 (ア)　Ａは、平成８年１２月３日、日本において、控訴人商標１（「VIBRAMUTE」）を出願し、平成１１年２月２５日の査定を経て、同年５月１４日、その商標登録を受けた（甲６の１、２）。 (イ)　Ａは、１９９８年（平成１０年）２月２３日、米国において、「マルＭマーク　mosrite」商標の登録出願をした（乙４５の１）。 　この出願については、いったん、Ｂが有していた前記イ(ウの２件の商標（米国商標登録第１１５５５２０号及び第１９４６８２１号）と非常に似ており、混同等の可能性があるという理由で、登録が拒絶された（乙４５の２）。 　これに対し、Ａは、Ｂは、上記各商標を放棄しており、信頼すべき情報によれば同人はこれらの商標権者ではないため何の防御も行ってこなかったものと考えられると主張して取消申立てをしたところ、同人にその通知が送達できなかったため、公示送達の手続が執られ、その後、Ｂの上記各商標登録は取り消された（乙４５の３、４、乙８０の１〜３）。 　Ａの出願に係る上記商標は、２００３年（平成１５年）１２月９日、米国において商標登録されたが、その登録において、使用開始日は１９９６年（平成８年）１０月３１日とされている（甲７５）。 (ウ)　Ａは、平成１０年４月２８日、日本において、控訴人商標２（「マルＭマーク　mosrite of California」）の商標登録を出願し、平成１５年６月１３日の査定を経て、控訴人が同年１０月１０日にその登録を得た（甲７の１、２）。 (エ)　Ａは、平成１１年１１月３０日、日本において、控訴人商標３（「mosrite」）の商標登録を出願し、平成１８年２月３日の査定を経て、控訴人が同年３月３日にその登録を得た（甲８の１、２）。 キ　フィルモア楽器店や控訴人商品の日本における取引状況等 (ア)　フィルモア楽器店や控訴人商品の雑誌への紹介 ａ　「モズライト・ファンが集まるモズライト専門のギター・ショップ」（平成１０年５月１０日発行の雑誌〔甲２７〕、平成１１年５月１０日発行の雑誌〔甲２８〕）、「モズライトUSA ヴェンチャーズ・モデルがお薦め！」（甲２７）、「モズライトU.S.Aベンチャーズ63年リイシュー・モデル（サンバースト）がお奨め！」（甲２８）、「“モズライト”はエレキ・ファンにとって特別の存在である。・・・ベンチャーズが愛用し、・・・加山雄三や・・・寺内タケシも愛用してきた“ギターのロールスロイス”なのである。・・・ここではヴィンテージ・モズライトのリイシュー・モデルを紹介しよう。現在、モズライトでは、“モズライト・オブ・カリフォルニア”として、USA モズライト・リイシューを発売しており、・・・それぞれのモデルは、オリジナルの年代のスペックに準じて忠実に作られており、まさにヴィンテージ・モズライトが現代に甦ったといえる趣きである。・・・オリジナルのイメージに忠実な仕上がりとなっていて、多くのファンを喜ばせている。」、「モズライト誕生５５周年、フィルモア、モズライト伝説の新たなるスタート・・・」（平成１７年３月１４日発行の雑誌〔甲４３〕）などと紹介されている。 ｂ　平成１４年１０月９日発行の雑誌「エレキ・ギター・ブック」には、控訴人のカスタムショップで製作された控訴人商品が紹介されるとともに、モズライト・ギターのビンテージ品（１９６４年タイプ）の紹介記事も掲載されている（甲３５）。 ｃ　「モズライトのあの伝説の“ファズライト”が限定生産される！」、「モズライトの“ファズライト”がモズライト創立５０周年を記念して限定生産された。」（平成１５年２月９日発行の雑誌〔甲３６〕）。 ｄ　「ブルー・コメッツ　スペシャルモデル　ギター＆ベース」「３６年の深い眠りから覚めて再びファンのもとへ・・・」（平成１５年６月９日発行の雑誌〔甲３７〕）。 　なお、この控訴人商品「ブルー・コメッツ　スペシャルモデル」については、平成１５年１１月９日発行の雑誌にも、「・・・“ファーストマン”より・・・甦った」などと記載した記事が掲載されている（甲３８）。 ｅ　「１９６５年１月、モズライト・ギターはベンチャーズによって日本に初お目見えし、それが伝説の始まりとなった。モズライトでは“モズライト日本初上陸４０周年”を記念して、２００５年に向けて記念モデルを続々と発売する。」（平成１６年１２月１５日発行の雑誌〔甲４２〕）。 ｆ　「時は１９６５年１月、モズライトが日本上陸今まさにあの時の衝撃が甦る！！」（平成１８年発行の書籍〔乙６４〕）。 (イ)　雑誌等におけるフィルモア楽器店や控訴人の広告には次のような記載がされている。 ａ 「USA モズライト専門ギターショップ　フィルモア楽器」（平成１１年５月１０日発行の雑誌〔甲２９〕、同年１０月１０日発行の雑誌〔甲２９〕） ｂ 「お知らせ　VIVRAMUTE (R)、MOSELEY (R)は、フィルモア楽器代表『Ａ』の専有する登録商標（トレードマーク）であり、許可なく使用することは出来ません。無断で使用している小売店、業者には厳重に警告致します」（平成１１年１０月１０日発行の雑誌〔甲２９〕）。 ｃ 「ＦＩＬＬＭＯＲＥ ＣＯ.ＬＴＤ　USA モズライト総輸入元/国産モズライト総発売元」（平成１２年６月５日発行の雑誌〔甲８９〕、同月９日発行の雑誌〔甲３０〕、同年１２月１１日発行の雑誌〔甲３１〕、平成１４年１０月９日発行の雑誌〔甲３５〕、平成１５年２月９日発行の雑誌〔甲３６〕、同年６月９日発行の雑誌〔甲３７〕、同年１１月９日発行の雑誌〔甲３８〕、平成１６年３月１０日発行の雑誌〔甲３９〕） ｄ 「真のモズライトは唯一フィルモアから本物のモズライトをお求めの皆様へ　フィルモアからの大切なお知らせです　モズライトギターは１９６０年代栄光の時を駆け抜け、その後様々な事情により紆余曲折、混乱の時代を経て現在に至りました。株式会社フィルモアは、当時多くのエレキ少年たちが憧れたモズライトギターを最高の品質と共に継承し、皆様にご提供していきたいという一途な思いから、これまで最大の努力をし続けてまいりました。そしてこの度、モズライトギターに関してアメリカ合衆国および日本において正式に商標権の登録を完了し、長らく続いた市場の混乱に終止符を打つことができました（米国登録第２７９１５５５、日本国登録第４７１５７５３）。すなわち、モズライトギターの製造・発売に関して唯一正当な商標権者となったのです。当社が正しくご提供するモズライトギターは極上の品質を備えています。確かなチューニング、安定したアーミング、艶のあるパワフルなダイナミック・サウンドといった魅力ある性能を保証致します。USA リイシューを筆頭に、国産クラシックスシリーズのＶＭマーク�T・・・etc.・・・どれも手にとって納得し、安心してお求めになれる製品ばかりです。モズライトギターをお求めの際は、必ずフィルモア製であることをお確かめ下さい。類似品には十分ご注意下さい。・・・USA モズライト総輸入元・国産モズライト総発売元ＦＩＬＬＭＯＲＥ ＣＯ.ＬＴＤ」（平成１６年６月９日発行の雑誌〔甲４０〕） ｅ 「USA モズライト総輸入元・国産モズライト総発売元　ＦＩＬＬＭＯＲＥ ＣＯ.ＬＴＤ」（平成１８年３月５日発行の雑誌〔甲４５〕、平成１８年１０月発行の書籍〔乙６４〕） ｆ 「時は１９６５年１月、モズライトが日本上陸今まさにあの時の衝撃が甦る!! “超”レアな男たちのための...THE MOSRITE SUPER REAL GRADE」（平成１８年１０月発行の書籍〔乙６４〕、平成１９年４月発行の控訴人カタログ〔甲１６８〕） ｇ 「来る２００７年、モズライトは誕生５５周年を迎えます(１９５２年創立)。これを記念して、今秋よりフィルモア・モズライトは、これまでリクエストの多かったモデルを始め、ニュー・モデルを続々とリリースしていきます。・・・」（平成１９年４月発行の控訴人カタログ〔甲１６８〕） (ウ)　控訴人のホームページには、次の記載がされている。 ａ　「来る２００７年、モズライトは創立５５周年を迎えます（１９５２年創立）。この記念すべき年を迎えるにあたり、フィルモア・モズライトはこれまでリクエストの多かったモデルを始めとして、魅力的なニューモデル・限定モデルを続々と発表します。“こだわりオヤジの大好きモズライトシリーズ”記念すべき第１弾は・・・」（平成１８年１０月１３日掲載の控訴人ホームページ〔乙７１〕） ｂ　「USA モズライト製品総輸入・発売元国産モズライト製品総発売元株式会社フィルモアＦＩＬＬＭＯＲＥ」（平成２０年６月１２日掲載の控訴人ホームページ〔乙９４〕） (エ)　ベンチャーズは、近年も毎年のように来日公演をしており、控訴人商品の紹介記事や広告が掲載されている雑誌の中には、ベンチャーズの特集記事やベンチャーズの日本ツアーレポート、寺内タケシのインタビュー記事などが掲載されているものがある（甲３７、３９、４０、４２、４５、４６）。 　また、控訴人商品を購入した者にも、ベンチャーズのファンとなったことからエレキギターに夢中になり、「ベンチャーズの音」を求めて控訴人商品を購入しているものが多い（甲２８、２９、３６、４３、１４０、１４１、１４５、１４７、１５２）。中には、モズライト・ギターのビンテージ品を所有するとともに、控訴人商品をも購入している者もおり（甲３６）、さらに、ファーストマン社のアベンジャーモデルに始まり、モズライト・ギターのビンテージ品を収集している者もいる（甲４１）。 ク　モズライト・ギターのビンテージ品の日本における取引状況等 (ア)　セミー・モズレーないしその関連会社の製造に係るモズライト・ギター（ビンテージ品を含む。）については、近年でも特集雑誌が発行されたり、エレキギター関係の雑誌で特集記事の連載がされたりしており、その直近のものは、平成１８年１０月１６日発行のものであった（乙１３〜２１、２３、３４、６６）。 (イ)　また、モズライト・ギターのビンテージ品は、日本において、現在においても高額で取引されている（甲１６７、乙３、４、８２の１〜５、乙８３の１〜５）。 (2)　以上に認定した事実によれば、以下の事実が認められる。 ア　控訴人商標２は、セミー・モズレー及びその関連会社（モズライト社等）が製造販売していたモズライト・ギターに付されていたモズライト商標�@と同一である。 　また、控訴人商標３は、その要部と認められる「mosrite」が、モズライト商標�@の要部と認められる「mosrite」と同一である。したがって、控訴人商標３は、モズライト商標�@と類似する商標であると認められる。 イ　モズライト社がその製造するエレキギター等の楽器に使用していたモズライト商標�@は、控訴人商標２及び３の出願前である昭和４０年ころには、来日公演を行った人気ロックバンド「ベンチャーズ」が使用していたことを契機として、我が国においてエレキギターを取り扱う取引者、需要者である音楽愛好家、殊にエレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっていた。そして、その後も、日本において、人気ミュージシャンである加山雄三や寺内タケシらが、最近に至るまで、度々モズライト・ギターを使用して演奏していた。 　また、エレキギター関係の雑誌等において、セミー・モズレー及びその関連会社の製造に係るモズライト・ギターやベンチャーズが使用していたモズライト・ギターのビンテージ品が紹介されている。 　ベンチャーズが現在も毎年のように来日公演を行っており、その関連記事にモズライト・ギターも紹介されている。 　モズライト・ギターのビンテージ品等が現在も日本における中古市場で流通している。 ウ　Ａないし控訴人は、セミー・モズレーないしその設立した会社から、モズライト商標�@について、その譲渡や使用許諾を受けたものではない。 　Ａは、モズライト・ギターの愛好家であるとともに、その輸入販売をしており、そのような縁でセミー・モズレーとも交流があり、さらに、平成４年５月には、Ａとユニファイド社との間で、Ａの依頼によってユニファイド社がＡの希望する仕様のモズライト・ギター４０周年記念モデルを製造する旨の契約が締結され、その取引関係は、セミー・モズレーの死後も、ユニファイド社が倒産する平成６年まで続いたが、他方、高谷企画やロッコーマン社も、セミー・モズレーが経営する会社（ユニファイド社等）やユニファイド社倒産後のＢが関係する製造元からモズライト・ギターを輸入販売していたものであって、Ａのみがセミー・モズレーや同人が経営する会社（ユニファイド社等）と特別な関係にあったものではないこと、また、高谷企画のＤも、セミー・モズレー等に対し、製造を依頼したギターのモデルにつき、その希望する仕様を指示して改良を依頼するなどしていたものであって、Ａのみが、セミー・モズレー等に技術的な助言をしていたものではなく、まして、Ａが、他の関係者と比べ、セミー・モズレーとの間で格別に親交が深かったと認めるに足りる客観的な証拠はなく、法的にはもちろん、実質的にも、Ａがセミー・モズレーやその設立した会社からモズライト商標�@を承継する関係にあったものではない。 (3)　そうであれば、モズライト商標�@は、控訴人商標２及び３の登録出願時、登録査定時及び現在に至るまでも、なお、「他人」であるセミー・モズレー及びその関連会社が製造販売したモズライト・ギターに関する商標として、その取引者及び需要者間において、周知著名であるということができ、控訴人商標２及び３は、その登録出願時及び登録査定時において、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギターを表示するものとして周知であったモズライト商標�@と同一又は類似するものであり、商標法４条１項１０号に該当するということができる。 (4)　控訴人は、セミー・モズレーやその関連会社が有していたモズライト商標�@のグッドウィルは既に消滅し、控訴人商標２及び３について、控訴人の販売する控訴人商品に係る商標としてグッドウィルを取得しており、これらは「他人の」商標ではない旨主張する。 　しかし、上記認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、Ａ及び控訴人は、控訴人商品をモズライト・ギターの復刻品ないしリイシュー品と位置付け、「真のモズライト」、「本物のモズライト」などと呼び、「来る２００７年、モズライトは創立５５周年を迎えます（１９５２年創立）。この記念すべき年を迎えるにあたり、フィルモア・モズライトはこれまでリクエストの多かったモデルを始めとして、魅力的なニューモデル・限定モデルを続々と発表します。」と宣伝するなどして販売してきたもので、このように、控訴人商品については、セミー・モズレーが製造販売していたモズライト・ギター（特にビンテージ品）やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告していること、控訴人商品の購入者らは、ベンチャーズの来日公演時に衝撃を受け、あこがれていた「ベンチャーズの音」を求めて、控訴人商品を購入する者が多く、中には、モズライト・ギターのビンテージ品そのものやファーストマン社がセミー・モズレーらから許諾を受けて製造販売したアベンジャーモデルを所有している者もいることなどに照らしてみれば、上記のとおり、モズライト商標�@に化体された顧客吸引力は今なお存続しており、控訴人もそれを利用して控訴人商品を宣伝販売しているものと認められる。したがって、セミー・モズレーやその関連会社が有していたモズライト商標�@のグッドウィルが既に消滅しているとの控訴人の上記主張を採用することはできない。 (5)　また、控訴人は、Ａは、セミー・モズレーとはギターの製作に関して極めて親密な関係にあり、モズライトの名を冠したギターを長年我が国に輸入して販売していたところ、同人が死亡した以降、モズライト商標のグッドウィルを形成、維持及び深化させるために、モズライト・ギターのビンテージモデルの品質を超える「モズライト・ギター」の名に恥じない品質を備えた真正のモズライト・ギターを相当数製作販売し、故障対応を含めた的確なアフターケアを行い、また、様々なモズライトユーザーとのイベントを企画して、モズライト商標のグッドウィルの維持に腐心してきたもので、このようなＡの貢献により、モズライト商標のグッドウィルの主体は、セミー・モズレーからＡへと自然に変更されてきたと主張する。 　しかし、上記(4)のとおり、Ａ及び控訴人は、控訴人商品をモズライト・ギター の復刻品ないしリイシュー品と位置付け、「真のモズライト」、「本物のモズライト」などと呼んで販売してきたもので、控訴人商品につき、セミー・モズレーが製造販売していたモズライト・ギター（特にビンテージ品）やベンチャーズの名とともに紹介ないし広告していることなどにも照らすと、まさに、控訴人商品につき、セミー・モズレー及びその設立した会社が有する顧客吸引力を利用して販売しているものといえるものであって、控訴人の上記主張は採用することができない。 (6)　控訴人は、被控訴人らは信義則上若しくはその他の理由により商標法４条１項１０号を主張することができない旨主張する。 　確かに、被控訴人黒雲製作所は、前記認定のとおり、過去においてモズライト商標�@と類似する登録商標を有していたもので、同商標の指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」については商標法４条１項１０号に該当するとして、同指定商品部分の商標登録を無効とする審決が、審決取消訴訟を経て既に確定している（甲２３〜２５）。しかし、商標法４条１項１０号に基づく無効を主張することができる者として、被控訴人黒雲製作所のような立場の者を除く趣旨が商標法上規定されているわけではない上、たとえ被控訴人黒雲製作所が過去においてモズライト商標�@と類似する登録商標を有していたとしても、前記認定のとおり、モズライト商標�@と同一又は類似する控訴人商標２及び３を無権原で使用し、モズライト商標�@に化体された顧客吸引力を利用している控訴人が、被控訴人らの主張を論難し、その非を免れることもまた許されるものではないといえる。さらに、かえって、前記のとおり、同審決取消訴訟においては、被控訴人標章２の出願時、モズライト商標�@は、セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギター（モズライト・ギター）を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、そのことは被控訴人標章２の登録査定時においても変わらなかったものということができるとされ、被控訴人標章２は上記指定商品につき商標法４条１項１０号に該当するなどと判断されて同旨の審決が維持されたものであり、その出願及び登録査定の基準時こそ違うが、同訴訟の一方当事者であった被控訴人黒雲製作所において、同訴訟の相手方当事者であった控訴人に対し、同訴訟における判決理由と同じく、モズライト商標�@がセミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキギターを表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを理由とし、控訴人商標２及び３が同号に該当するものとしてその登録の無効を主張することが許されないものとはいえない。したがって、控訴人の上記主張も採用することはできない。 (7)　さらに、控訴人は、被控訴人黒雲製作所は、過去に剽窃的な商標出願をし、登録制度の弊害を悪用したものであり、また、もともとセミー・モズレーと関係もなく、今日に至るまで粗悪な製品を製造し続けるなどし、控訴人商標２及び３のグッドウィルの形成に何ら寄与しないどころか、逆に毀損している者であるから、商標法４条１項１０号を援用主張するべき法律上の正当な利益はなく、その主張は、権利濫用に該当し、信義則に反するので許されないと主張する。 　しかしながら、本訴は、控訴人が、被控訴人らに対し、控訴人商標の侵害を理由に差止等請求をしているものであるところ、上記のとおり、控訴人商標２及び３は商標法４条１項１０号に違反して登録された無効事由のあるものであるところ、このような登録に無効事由がある商標権の侵害を理由に差止等請求を行使することが許されるものではなく、被控訴人らが、差止等請求を免れるために防御的に同号の主張をすることが許されないとはいい難い。さらに、同号に違反する商標登録が無効とされることによる同商標に基づく権利行使の許否と、その付された商品の品質の優劣は直接の関係がないものである上に、控訴人商品の品質を評価する需要者及びミュージシャン、被控訴人商品の品質を評価しない需要者等がいるが（甲２９〜３１、３５〜３７、３９、４１、４３、４７〜６３、１０５、１０６、１１０、１２８、１２９、１３７〜１５４、１７４、１７９〜１８９）、他方、被控訴人商品を含む被控訴人製造のギターの品質を認める取引者、需要者、ミュージシャン等、控訴人商品の品質よりも被控訴人商品の品質を評価する需要者等もいるのであって（乙５７の１〜６、乙６１の１〜６、乙６２、６３の１〜５、乙８７の１〜３、乙９０、９２の１〜９、乙９７、９８）、これについては、そもそもエレキギター等の楽器が趣向品であり、その優劣の評価においても評者の主観が影響していることもあると思われるが、いずれにしても、被控訴人商品が控訴人商品に比べて劣悪であると認められるものでもなく、控訴人の主張は採用することができない。 (8)　以上によれば、控訴人商標２及び３の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効とすべきものであるから、殊にＡないし控訴人と同じように長年にわたってモズライト・ギターに類似するギター等を製造販売等してきた被控訴人らに対し、商標法３９条、特許法１０４条の３第１項に基づき、控訴人の控訴人商標２及び３に基づく権利行使は許されない。 ２　争点(5)（控訴人商標１の商標登録は、商標法４条１項１０号に該当し、無効にすべきものか。）について (1)　以下に掲げる証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 　セミー・モズレーは、１９６０年代、新たなトレモロアームシステムユニットの開発を始め、１９６２年（昭和３７年）にビブラミュートトレモロユニットを考案し、以後、１９６４年（昭和３９年）まで、同ユニットを使用し、その台座にモズライト商標�B（「VIBRAMUTE」）を付した。このトレモロユニットは、ベンチャーズのメンバーが用いたモズライト・ギターのビンテージ品にも用いられていた（甲９４、９８、乙１、９、１０、１９、３４）。 　上記の事実は、日本においても、モズライト・ギターに関する紹介記事等に幾度も記載されている（甲９４、乙１９、３４）。 (2)　控訴人商標１は、モズライト商標�Bと同一である。 (3)　そして、上記(1)の事実に前記１(1)に認定の事実を併せ考えれば、モズライト商標�Bは、昭和４０年ころには、モズライト商標�@に伴って使用され、我が国のエレキギターを取り扱う取引者及び需要者である音楽愛好家（特に「ベンチャーズ」のファン）やエレキギター愛好家の間において周知著名なものとなっており、その周知・著名性は、モズライト商標�@と同様に現在もなお存続しているというべきである。 　また、モズライト商標�Bの周知・著名性は消滅しているとか、被控訴人らが商標法４条１項１０号を主張することが許されないという控訴人の主張を採用することができないことは、前記１(2)ないし(7)に述べたところと同様である。 　なお、控訴人商標１については、その設定の登録の日から既に５年を経過しているものの、前記認定のとおり、控訴人は、モズライト商標�Bの周知・著名性を十分に知り得る立場にありながら、平成８年１２月３日にモズライト商標�Bと同一の控訴人商標３を出願し、平成１１年２月２５日の登録査定を経て、同年５月１４日にその商標登録を得たのであるから、控訴人については、商標法４７条１項括弧書きの「不正競争の目的で商標登録を受けた場合」に当たるものと認められる。 (4)　控訴人は、「VIBRAMUTE」について掲載された雑誌である甲９４、乙１９、３４等は、いずれも控訴人商標１の出願後に出版されたもので、控訴人商標１が、その出願時においてセミー・モズレーの商標として周知著名であったことの裏付けにはならないとし、控訴人商標１は、その出願時、いまだ周知ではなかったと主張する。しかし、これらの雑誌の記事中の事実によれば、控訴人商標１の出願時において、モズライト商標�Bは周知著名であったと認めることができ、控訴人の主張は採用することができない。 (5)　以上によれば、控訴人商標１は、商標法４条１項１０号に該当し、無効とされるべきものであるから、被控訴人らに対し、商標法３９条、特許法１０４条の３第１項に基づき、控訴人の控訴人商標１に基づく権利行使は許されない。 ３　争点(8)（被控訴人標章３の使用は、不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為〔原産地誤認表示〕に該当するか。）について (1)　被控訴人標章３は、「マルＭマーク　mosrite」の下に筆記体で【of California】と記載されたものである。セミー・モズレーらがモズライト商標�@を使用し始めたのは、同人が米国カリフォルニア州でモズライト社を設立し、同州でモズライト・ギターを製造し始めたことによるものである。そして、前置詞の「of」は、所属や分離を表す場合のほか、ものの根源や出所を表すものとして用いられる場合もある。 (2)　前記１(1)に認定のとおり、(ア)日本においてモズライト・ギター及びそれに係るモズライト商標�@等が周知となったのは、ベンチャーズが昭和４０年以降に日本公演をし、その際に、モズライト・ギターを使用したことによるものであること、(イ)モズライト社は、その後倒産して、セミー・モズレーは、カリフォルニア州以外の数か所の州を転々とし、その際にカリフォルニア州以外の州で製造したギターにも「of California」と記載されたモズライト商標�@をモズライト・ギターに用いていたこと、(ウ)セミー・モズレー及びその関連会社がカリフォルニア州以外でもモズライト・ギターを製造していたことは、日本においても、既にモズライト・ギターが周知著名であったため、モズライト・ギターないしセミー・モズレーに関する雑誌等の記事において度々記載されており、エレキギター等の楽器の取引者及び需要者には知られていたと認められることからすれば、モズライト商標�@の「of California」は、日本においては、「カリフォルニア州製の」という意味というよりは、当初のモズライト・ギター誕生の地を示し、商品のイメージを表す付加的表示として、その上の「マルＭマーク　mosrite」と一体となって、セミー・モズレー又はその関連会社が製造販売したモズライト・ギターであることを示す周知著名な商標となっていたものであり、日本における取引者及び需要者もそのような商標として理解しているものと認めるのが相当である。 (3)　したがって、被控訴人らがモズライト商標�@と同一の被控訴人標章３を使用する行為は、商品表示の上記のような意味での周知・著名性からして、不正競争防止法２条１項１３号所定の不正競争行為に該当するということはできない。 第５　結論 　以上のとおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、控訴人商標に基づく差止等の請求は認めることができず、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものとした原判決は正当であって、本件控訴は理由がないので棄却を免れない。 知的財産高等裁判所第１部 　裁判長裁判官　塚原朋一 　裁判官　本多知成 　裁判官　田中孝一 （別紙）被控訴人標章目録　（商標イメージ略） （別紙）控訴人商標目録 １　登録商標　「VIBRAMUTE」 　　商標登録番号　第４２７１２７７号 　　出願日　平成８年１２月３日 　　登録日　平成１１年５月１４日 　　商品の区分　第１５類 　　指定商品　楽器、演奏補助品、音さ、調律機 ２　登録商標　（商標イメージ略） 　　商標登録番号　第４７１５７５３号 　　出願日　平成１０年４月２８日 　　登録日　平成１５年１０月１０日 　　商品の区分　第１５類 　　指定商品　米国製カリフォルニア州製のギター ３　登録商標　「mosrite　モズライト」 　　商標登録番号　第４９３３４６１号 　　出願日　平成１１年１１月３０日 　　登録日　平成１８年３月３日 　　商品の区分　第１５類 　　指定商品　楽器、演奏補助品、音さ

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